Δικαστήριο ΕΕ: Τα εμπορικά κέντρα μπορεί να ευθύνονται ως ενδιάμεσοι αν καταστήματά τους πωλούν απομιμητικά προϊόντα.

 Απαγορεύονται οι "μαϊμούδες"!  photo by  Chris Seward

Απαγορεύονται οι "μαϊμούδες"!

photo by Chris Seward

Εξαιρετικά ενδιαφέρουσα ως προς την ερμηνεία της οδηγίας 2004/48/ΕΚ και την επιβολή των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας κρίνεται η προσφάτως εκδοθείσα απόφαση του ΔΕΕ C-494/15 (Tommy Hilfinger Licensing LLC, Urban Trends Trading BV, RADO Uhren AG, Facton Kft., Lacoste SA Burberry Ltd κατά Delta Center a.s.).

Η απόφαση αυτή ουσιαστικά ερμηνεύει συμπληρωματικά με την απόφαση C-324/09 το άρθρο 11 της οδηγίας 2004/48 σχετικά με την επιβολή δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας και διευρύνει την έννοια του «ενδιαμέσου, οι υπηρεσίες του οποίου χρησιμοποιούνται από τρίτο για την προσβολή δικαιώματος διανοητικής ιδιοκτησίας» κατά του οποίου μπορεί να στραφεί ο δικαιούχος του δικαιώματος σύμφωνα με το άρθρο 11, περίοδος τρίτη της εν λόγω οδηγίας.

Η οδηγία 2004/48 αφορά στην επιβολή δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας και καθορίζει το πλαίσιο εντός του οποίου οι δικαιούχοι αυτών των δικαιωμάτων μπορούν να ζητήσουν από τις αρμόδιες δικαστικές αρχές πληροφορίες για τις προσβολές των δικαιωμάτων τους και τη λήψη μέτρων για την αποτροπή και την απαγόρευση των προσβολών αυτών. Στην απόφαση C-324/09 το ΔΕΕ είχε αποφανθεί μεταξύ άλλων ότι το άρθρο 11, τρίτη περίοδος της οδηγίας «έχει την έννοια ότι τα κράτη μέλη οφείλουν να διασφαλίζουν ότι τα αρμόδια σε θέματα προστασίας των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας εθνικά δικαιοδοτικά όργανα έχουν την ευχέρεια να διατάσσουν τον ασκούντα εμπόριο μέσω διαδικτυακής αγοράς να λαμβάνει μέτρα προκειμένου όχι μόνο να τίθεται τέρμα στις προσβολές των δικαιωμάτων αυτών εκ μέρους χρηστών της συγκεκριμένης διαδικτυακής αγοράς, αλλά και να προλαμβάνονται νέες προσβολές της ιδίας φύσεως. Οι συναφείς διαταγές πρέπει να είναι αποτελεσματικές, αναλογικές, αποτρεπτικές και δεν πρέπει να θέτουν εμπόδια στο νόμιμο εμπόριο». Συνεπώς στην τότε υπό κρίση περίπτωση το εθνικό δικαστήριο του Ηνωμένου Βασιλείου θα μπορούσε να διατάξει τον διαδικτυακό τόπο eBay - μέσω του οποίου διατίθεντο τα προϊόντα που προσέβαλαν τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας της L’ Oreal – να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για όχι μόνο για τον τερματισμό αλλά και για την αποτροπή και πρόληψη τέτοιων προσβολών (βλ. και σκέψη 131-133 της C-324/09).

Σύμφωνα λοιπόν με την απόφαση στην υπόθεση L’ Oreal κατά eBay C-324/09 ο διαχειριστής ενός διαδικτυακού τόπου στον οποίο διατίθενται προϊόντα που προσβάλλουν δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας φέρει ευθύνη και υποχρέωση να συμμορφωθεί με τα μέτρα που θα διαταχθούν από τον εθνικό δικαστή, ανεξάρτητα από τυχόν ίδια ευθύνη σε σχέση με την επίδικη προσβολή. Με την απόφασή του στην υπόθεση Tommy Hilfiger LLC v.  Delta Center (C-494/15) το ΔΕΕ αποφαίνεται ότι την ίδια ευθύνη και υποχρέωση φέρει και ο διαχειριστής-εκμισθωτής ενός εμπορικού κέντρου επεκτείνοντας τα όρια της διάταξης από το ηλεκτρονικό στο αναλογικό εμπόριο.

Σύμφωνα με τα πραγματικά περιστατικά της υπόθεσης Tommy Hilfiger LLC v.  Delta Center,  επώνυμοι οίκοι μόδας όπως οι Tommy Hilfinger, Lacoste και Burberry διαπίστωσαν ότι απομιμήσεις προϊόντων τους διατίθενται προς πώληση στην κλειστή αγορά «Pražská tržnice» στην Πράγα της Τσεχίας και συγκεκριμένα σε σημεία πώλησης που υπεκμίσθωνε η μισθώτρια της αγοράς, Delta Center, σε εμπόρους. Κατόπιν αυτού οι οίκοι μόδας αποτάνθηκαν στα τσεχικά δικαστήρια κατά της Delta Center αιτούμενοι να διαταχθεί η εναγομένη (α) να απέχει από οποιαδήποτε σύναψη ή παράταση συμβάσεων μισθώσεως σημείων πωλήσεως στην εν λόγω κλειστή αγορά με πρόσωπα των οποίων οι ενέργειες έχουν κριθεί τελεσιδίκως από τις δικαστικές ή διοικητικές αρχές ως συνιστώσες προσβολή ή κίνδυνο προσβολής των δικαιωμάτων τα οποία απορρέουν από τα εμπορικά σήματα που αναφέρονται στην αίτηση,

(β) να απόσχει από οποιαδήποτε σύναψη ή παράταση συμβάσεων μισθώσεως, καθόσον οι όροι αυτών δεν περιλαμβάνουν ούτε την υποχρέωση του εμπόρου να απέχει από την προσβολή των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας των αναιρεσειουσών ούτε όρο προβλέποντα ότι η Delta Center δύναται να καταγγείλει τη σύμβαση σε περίπτωση προσβολής ή κινδύνου προσβολής των δικαιωμάτων αυτών, και

(γ)να ζητήσει εγγράφως συγγνώμη, για ορισμένες περιπτώσεις οι οποίες περιγράφονται από τις αναιρεσείουσες, και να δημοσιεύσει, με δικά της έξοδα, στην εφημερίδα Hospodáské noviny σχετικό ανακοινωθέν Τύπου.

Το πρωτοβάθμιο και δευτεροβάθμιο δικαστήριο της Τσεχίας απέρριψε την αίτηση εκδόσεως δικαστικής διαταγής.  Οι ενάγοντες άσκησαν αναίρεση ενώπιον του Ανωτάτου Δικαστηρίου της Τσεχίας, το οποίο επεσήμανε ότι η διαφορά θα έπρεπε να λυθεί λαμβάνοντας υπόψιν  την ερμηνεία του άρθρου 11, τρίτη περίοδος της οδηγίας 2004/48, όπως δόθηκε από το ΔΕΕ στην υπόθεση C-329/09 (L’Oreal κατά Ebay). Το Ανώτατο Δικαστήριο όμως παρατήρησε ότι η υπόθεση εκείνη αφορούσε προσβολές δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας σε διαδικτυακή και όχι σε χωροταξικά οριοθετημένη αγορά και για το λόγο αυτό ανέστειλε τη διαδικασία και απέστειλε τα εξής προδικαστικά ερωτήματα προς το ΔΕΕ:

1. Είναι ο μισθωτής χώρων αγοράς, ο οποίος διαθέτει σε διάφορους εμπόρους πάγκους και σημεία πωλήσεως στα οποία μπορούν να τοποθετηθούν πάγκοι, ενδιάμεσος οι υπηρεσίες του οποίου χρησιμοποιούνται από τρίτον για την προσβολή δικαιώματος διανοητικής ιδιοκτησίας υπό την έννοια του άρθρου 11 της οδηγίας 2004/48;

2. Μπορούν να ληφθούν κατά του μισθωτή χώρων αγοράς, ο οποίος διαθέτει σε διάφορους εμπόρους πάγκους και σημεία πωλήσεως, στα οποία μπορούν να τοποθετηθούν πάγκοι, τα μέτρα του άρθρου 11 της οδηγίας 2004/48 υπό τις ίδιες προϋποθέσεις με εκείνες που έθεσε το Δικαστήριο [με την απόφασή της 12ης Ιουλίου 2011 στην υπόθεση C-324/09, L’Oréal κ.λπ., C-324/09, EU:C:2011:474] όσον αφορά την λήψη των ως άνω μέτρων κατά υπευθύνων διαδικτυακής αγοράς;»

 Το ΔΕΕ έδωσε θετική απάντηση ως προς το πρώτο ερώτημα και θεώρησε την Delta Center ενδιάμεσο, παραπέμποντας σε προηγούμενες αποφάσεις του (LSG- Gesellschaft zur Wahrnehmung von Leistungsschutzrechten, C-557/07 και UPC Telekabel Wien, C-314/12), οι οποίες όριζαν ότι ως προς το ηλεκτρονικό εμπόριο «φορέας παροχής προσβάσεως στο διαδίκτυο ο οποίος επιτρέπει στον πελάτη μόνον την πρόσβαση στο διαδίκτυο χωρίς ούτε να προσφέρει άλλες υπηρεσίες ούτε να ασκεί έλεγχο παρέχει υπηρεσία δυνάμενη να χρησιμοποιηθεί από τρίτον για την προσβολή δικαιώματος διανοητικής ιδιοκτησίας και πρέπει να χαρακτηριστεί ενδιάμεσος» (σκέψη 25). Επεσήμανε δε ότι «εάν η διάθεση σημείων πωλήσεως αφορά διαδικτυακή αγορά ή πραγματική αγορά, όπως μια κλειστή αγορά, δεν ασκεί, συναφώς, επιρροή. Πράγματι, δεν προκύπτει από την οδηγία 2004/48 ότι το πεδίο εφαρμογής της περιορίζεται στο ηλεκτρονικό εμπόριο» (σκέψη 29).

Ως προς το δεύτερο ερώτημα το ΔΕΕ επεσήμανε καταρχήν ότι όπως ορίζει σχετικά και η απόφαση επί της υποθέσεως L’ Oreal, οι προϋποθέσεις εκδόσεως δικαστικής διαταγής υπό την έννοια του άρθρου 11 περίοδος τρίτη κατά ενδιαμέσου και η ακολουθητέα διαδικασία διέπονται από το εθνικό δίκαιο, το οποίο θα πρέπει να λαμβάνει μέτρα αποτελεσματικά, αποτρεπτικά, δίκαια, αναλογικά αλλά όχι υπέρμετρα επαχθή. Συνεπώς, καταλήγει το ΔΕΕ «δεν μπορεί να απαιτηθεί από τον ενδιάμεσο να ασκεί γενική και μόνιμη εποπτεία των πελατών του. Αντιθέτως, ο ενδιάμεσος μπορεί να υποχρεωθεί να λάβει μέτρα προκειμένου να αποφευχθούν νέες προσβολές της ίδιας φύσεως από τον ίδιο έμπορο» (σκέψη 34). Τονίζει δε ότι η ερμηνεία του άρθρου 11, τρίτη περίοδος, της οδηγίας 2004/48 έγινε υπό το πρίσμα των γενικών διατάξεων του άρθρου 3 της οδηγίας, το οποίο δεν περιορίζει το πεδίο εφαρμογής των μέτρων, διαδικασιών και μέτρων αποκατάστασης της οδηγίας μόνο στη διαδικτυακή αγορά. Για τους λόγους αυτούς το ΔΕΕ έδωσε θετική απάντηση και στο δεύτερο ερώτημα σημειώνοντας ότι «οι προϋποθέσεις της εκδόσεως δικαστικής διαταγής, κατά τη διάταξη αυτή, κατά ενδιαμέσου ο οποίος παρέχει υπηρεσία υπεκμισθώσεως σημείων πωλήσεως σε κλειστή αγορά ταυτίζονται με εκείνες της ενδεχόμενης εκδόσεως δικαστικής διαταγής κατά των ενδιαμέσων σε διαδικτυακή αγορά, όπως αυτές τέθηκαν από το Δικαστήριο στην απόφαση της 12ης Ιουλίου 2011, L’Oréal κ.λπ. (C-324/09)».

 Η εν λόγω απόφαση κρίνεται σημαντική διότι αποσαφηνίζει την έννοια του ενδιαμέσου τρίτου επί του οποίου εφαρμόζεται το άρθρο 11 περίοδος τρίτη της οδηγίας 2004/48 και εκτός διαδικτυακής αγοράς.  Έτσι, θα μπορούσε κάποιος βάσιμα πλέον να υποστηρίξει ότι ο εκμισθωτής, ο οποίος νοείται ως ενδιάμεσος, είναι υποχρεωμένος να συμμορφωθεί με δικαστική διαταγή που απαιτεί να μην εξακολουθήσει να μισθώνει το ακίνητο στον μισθωτή που καταδικάστηκε για προσβολή δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας τρίτου. Η απόφαση αυτή του ΔΕΕ όμως κρίνουμε ότι θα γεννήσει νέα ερωτήματα ως προς την έκταση της έννοιας του ενδιάμεσου στην πραγματική αγορά. Ήδη το Ανώτατο Δικαστήριο της Τσεχίας στην απόφαση περί παραπομπής όπου και έθεσε τα προδικαστικά ερωτήματα, θέτει τον προβληματισμό αυτό αναφέροντας ως παράδειγμα, εάν και άλλοι πάροχοι υπηρεσιών όπως οι πάροχοι ηλεκτρικής ενέργειας θα μπορούσαν να θεωρηθούν ενδιάμεσοι κατά την έννοια του άρθρου 11 της οδηγίας. Το ΔΕΕ όμως έκρινε στη σκέψη 28 ότι στην παρούσα απόφασή του δεν χρειάζεται να αποφανθεί γενικότερα για το αν τέτοιοι πάροχοι θεωρούνται ενδιάμεσοι- αφήνοντας έτσι κατά τη γνώμη μας ανοιχτό το πεδίο για περαιτέρω ερμηνεία και οριοθέτηση του άρθρου 11 από μετέπειτα αποφάσεις του ΔΕΕ. Γεγονός παραμένει όμως ότι η υπερβολική διασταλτική ερμηνεία του όρου «ενδιάμεσος» θα οδηγούσε σε ανισορροπίες μεταξύ της προστασίας της διανοητικής ιδιοκτησίας και της διενέργειας του νόμιμου εμπορίου.

Επιπλέον, ενώ η εν λόγω υπόθεση αφορά στην προσβολή δικαιωμάτων που απορρέουν από εμπορικά σήματα, αναμένεται με ενδιαφέρον το κατά πόσον πρόκειται να εφαρμοσθεί και σε περιπτώσεις προσβολής δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας (για παράδειγμα στην περίπτωση που μισθωτής καταδικασθεί για προσβολή πνευματικής ιδιοκτησίας, θα υποχρεούται ο εκμισθωτής σε καταγγελία της συμβάσεως μίσθωσης;). Προς το παρόν όμως, η απόφαση του ΔΕΕ της 7ης Ιουλίου 2016 στην υπόθεση Tommy Hilfiger LLC κατά  Delta Center φαίνεται ότι θα επαναπροσδιορίσει τις μισθωτικές σχέσεις και την καταγγελία των μισθωτικών συμβάσεων σε περιπτώσεις προσβολής δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας εκ μέρους του μισθωτή.

Ζωή Μαυροσκότη, Δικηγόρος, M.A., Yποψήφια Δ.Ν.

 

πηγές

http://cases.iclr.co.uk/Subscr/Search.aspx

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-324/09

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-494/15

Συχνό φαινόμενο η απόπειρα εξαπάτησης δικαιούχων σημάτων με email scam.

Παρατηρείται όλο και πιο συχνά το φαινόμενο απόπειρας εξαπάτησης με email σε σχέση με community trademarks (email scam). Συγκεκριμένα οι αιτηθέντες την καταχώριση κοινοτικού σήματος ή δικαιούχοι λαμβάνουν email με συνημμένο αρχείο pdf, το οποίο είναι παραπλανητικό και σκοπό έχει να πείσει ότι αποτελεί τιμολόγιο από την αρμόδια για την καταχώριση σημάτων ευρωπαϊκή ή διεθνή αρχή. Για την καταχώριση δήθεν ή ανανέωση του σήματος προτρέπει σε καταβολή ποσού σε τραπεζικό λογαριασμό εντός σύντομης προθεσμίας. Περιέχει μάλιστα εκτός από διακριτικά που προκαλούν σύγχυση και παραπέμπουν στον OHIM ή στον WIPO, όλα τα στοιχεία της αίτησης, σήμα, απεικόνιση, κλάσεις, προϊόντα και υπηρεσίες κλπ. Οι αποστολείς τέτοιων email καμία σχέση δεν έχουν με τις αρμόδιες  για την καταχώριση σημάτων κοινοτικές και διεθνείς αρχές. Το ηλεκτρονικό έγγραφο που προσομοιάζει σε τιμολόγιο του OHIM ή του WIPO είναι στην πραγματικότητα πρόταση για εγγραφή του σήματος σε άλλη, ιδιωτική βάση δεδομένων έναντι του αντιτίμου, υπηρεσία που είναι όπως γίνεται αντιληπτό παντελώς άχρηστη. Η πραγματική φύση και λειτουργία του εγγράφου αναφέρεται συνήθως με πολύ μικρά και αχνά γράμματα, έτσι ώστε να μην γίνεται αντιληπτή από τους αποδέκτες, οι οποίοι με βεβαιότητα σχεδόν, αν πληρώσουν, νομίζουν ότι εξυπηρετούν κάποια ανελαστική οικονομική τους υποχρέωση προς αρμόδια αρχή σε σχέση με την ισχύ του σήματός τους.  

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να γνωρίζουν ότι ο OHIM δεν αποστέλλει ποτέ τιμολόγια ή επιστολές με στοιχεία πληρωμής στους αιτηθέντες καταχώρισης ή δικαιούχους κοινοτικών σημάτων. 

Ο WIPO έχει δημοσιεύσει μία χρήσιμη λίστα με τα παραπλανητικά mail που έχουν εντοπιστεί μέχρι τώρα. Μπορείτε να τη βρείτε εδώ.

  (Image source:  ClinicWise.Org )

(Image source: ClinicWise.Org)

Προσπάθειες να καταχωρισθεί το "Je suis Charlie" ως εμπορικό σήμα

Δεν είναι σπάνιο το φαινόμενο ορισμένοι να δράττονται κάθε ευκαιρίας για επιδίωξη οικονομικού οφέλους, ακόμα και ενός θλιβερού γεγονότος. Μήπως όμως  η προσπάθεια μονοπώλησης της γνωστής πλέον φράσης JE SUIS CHARLIE μέσω κατάθεσης εμπορικού σήματος υπερβαίνει κάθε όριο;

Τα πρόσφατα δυσάρεστα γεγονότα στη Γαλλία και το σατυρικό περιοδικό Charlie Hebdo  είναι λίγο πολύ γνωστά. Το σλόγκαν συμπαράστασης “είμαι Charlie (je suis Charlie)”  σχεδιάστηκε από τον καλλιτέχνη και μουσικό δημοσιογράφο Joachim Roncin ο οποίος παρεμπιπτόντως δεν έχει σχέση με το περιοδικό «Charlie Hebdo». Στη συνέχεια αυτό υιοθετήθηκε από το ίδιο το περιοδικό αλλά και από εκατομμύρια ανθρώπους παγκοσμίως, ως μήνυμα συμπαράστασης στους νεκρούς και αντίστασης στην τρομοκρατία.

Τις τελευταίες ημέρες έγιναν καταθέσεις εμπορικών σημάτων JE SUIS CHARLIE σε διάφορες χώρες μεταξύ των οποίων η Γαλλία, οι Benelux και οι ΗΠΑ, από πρόσωπα που προφανώς επιδιώκουν την εμπορική εκμετάλλευση του εν λόγω σλόγκαν προς όφελος τους. Ο Τύπος και ορισμένα νομικά blog έσπευσαν, δικαίως, να αποδοκιμάσουν τη συμπεριφορά αυτή, ενώ ορισμένα γραφεία σημάτων εξέδωσαν ανακοίνωση ότι δεν πρόκειται να κάνουν δεκτά σήματα με τη φράση JE SUIS CHARLIE.

 Οι αιτήσεις καταχώρισης του Je suis Charlie ως σήματος σε Benelux και ΗΠΑ, όπως εμφανίζονται στην online βάση δεδομένων  TMview .

Οι αιτήσεις καταχώρισης του Je suis Charlie ως σήματος σε Benelux και ΗΠΑ, όπως εμφανίζονται στην online βάση δεδομένων TMview.

Νομικό ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι λόγοι στους οποίους θα βασίζεται μία πιθανή απόρριψη των σημάτων αυτών. Η νομοθεσία στην Ελλάδα αλλά και σε πολλές χώρες παγκοσμίως προβλέπει απόρριψη σημάτων που δεν έχουν διακριτικότητα, έχουν καταστεί συνήθη στις συναλλαγές, αντίκεινται στη δημόσια τάξη ή τα χρηστά ήθη ή έχουν κατατεθεί κακόπιστα. Θα μπορούσε να υποστηριχθεί ότι η κατάθεση του JE SUIS CHARLIE εμπίπτει σε παραπάνω από μία των ανωτέρω περιπτώσεων. Βέβαια υπάρχει και η (μικρή) περίπτωση η εν λόγω κατάθεση να διαφύγει της προσοχής ενός εθνικού γραφείου και να καταχωρισθεί το σήμα. Συνεπώς μήπως υπάρχει ο κίνδυνος ορισμένα σήματα JE SUIS CHARLIE να καταχωρηθούν και να δώσουν στον δικαιούχο τους το δικαίωμα να μονοπωλήσει το σλόγκαν επιθέτοντας το για παράδειγμα σε μπλούζες και αφίσες και να απαγορεύσει σε τρίτους να το χρησιμοποιούν με αντίστοιχο τρόπο;

Κατά την άποψη του γράφοντος ουσιαστικό πρόβλημα δεν θα δημιουργηθεί σε κανέναν που θέλει να χρησιμοποιήσει το εν λόγω σλόγκαν ως ένδειξη συμπαράστασης. Οι πιθανότητες να καταχωρηθούν τα παραπάνω σήματα είναι ελάχιστες. Ακόμα και να συμβεί αυτό σε περίπτωση δικαστικής διαμάχης αυτά θα είναι αδύναμα καθώς οι λόγοι της παράνομης καταχώρισης τους είναι προφανείς. 

Αριστείδης Παπαθανασίου, δικηγόρος LL.M.

Χρώμα και εμπορικά σήματα -με αφορμή την υπόθεση Sparkasse Rot-

Με το ζήτημα της δυνατότητας κατάθεσης ενός χρώματος ως σήματος ασχολήθηκε εκ νέου το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην υπόθεση Sparkasse Rot. Γενική αρχή που έχει νομολογηθεί ήδη από το ΔικΕΕ είναι ότι η καταχώριση ενός χρώματος ως εμπορικού σήματος επιτρέπεται μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις, λαμβάνοντας υπόψιν την προστασία του γενικού συμφέροντος αλλά και του ελεύθερου ανταγωνισμού (βλ. αποφάσεις Libertel και Ηeidelberger Bauchemie).  

Στο ιστορικό της υπόθεσης Sparkasse Rot η γερμανική τράπεζα Sparkasse καταχώρισε ως σήμα για τις υπηρεσίες και τα προϊόντα της μία απόχρωση του κόκκινου χρώματος χωρίς κανένα περίγραμμα, λεκτικό μέρος ή απεικόνιση. Με την καταχώριση σήματος ο δικαιούχος μπορεί να απαγορεύει σε ανταγωνιστές του να χρησιμοποιούν στην αγορά το χρώμα αυτό για ομοειδή προϊόντα και υπηρεσίες. Οι τράπεζες Oberbank, Banco Santander και Santander Consumer Bank, οι οποίες χρησιμοποιούν επίσης το κόκκινο χρώμα στην “επικοινωνία” με τους πελάτες τους (εμπορικά σήματα, σλόγκαν, επιγραφές, καταστήματα, ΑΤΜ κ.α) ζήτησαν την διαγραφή του σήματος με το επιχείρημα ότι αυτό ως ένα κοινό χρώμα δεν έχει διακριτική ικανότητα ως προς τα προϊόντα και τις υπηρεσίες για τις οποίες καταχωρίστηκε.

Η υπόθεση έφτασε στο γερμανικό Ανώτατο Ομοσπονδιακό Δικαστήριο για Ευρεσιτεχνίες και Σήματα (Bundespatentgericht), το οποίο απέστειλε στο ΔικΕΕ τρία προδικαστικά ερωτήματα ως προς την ερμηνεία της Οδηγίας 95/2008 για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών περί σημάτων. 

Για την πλήρη κατανόηση της υπόθεσης πρέπει να αναφερθεί η βασική αρχή του δικαίου των σημάτων, ότι ένα σήμα το οποίο εγγενώς δεν έχει διακριτική ικανότητα μπορεί να την αποκτήσει μέσω της χρήσης του στις συναλλαγές. Με άλλα λόγια οι καταναλωτές λόγω της έντονης κυκλοφορίας και προβολής των προϊόντων/υπηρεσιών για τα οποία χρησιμοποιείται το σήμα, αναγνωρίζουν πλέον ότι αυτό αφορά προϊόντα/υπηρεσίες μίας συγκεκριμένης επιχείρησης."

Στο πρώτο ερώτημα ενώπιον του ΔικΕΕ τέθηκε το ζήτημα κατά πόσο η γνώμη των καταναλωτών μέσω μίας δημοσκόπησης, μπορεί να αποτελέσει κρίσιμο για το δικαστήριο στοιχείο για την εκτίμηση απόκτησης κατά τα ανωτέρω διακριτικής ικανότητας ενός σήματος. Το ΔικΕΕ επιβεβαίωσε την πάγια θέση του Κοινοτικού Γραφείου Σημάτων όσον αφορά τη βαρύτητα των δημοσκοπήσεων ως αποδεικτικών μέσων για την επικράτηση ενός σήματος στις συναλλαγές. Σε αντίθεση με τη θέση της νομολογίας των γερμανικών δικαστηρίων, το ΔικΕΕ έκρινε ότι το αποτέλεσμα μίας τέτοιας δημοσκοπήσεως δεν μπορεί να συνιστά το μοναδικό καθοριστικό στοιχείο βάσει του οποίου μπορεί να εξαχθεί το συμπέρασμα ότι το σήμα έχει αποκτήσει διακριτικότητα λόγω χρήσεως. Η επιφυλακτικότητα του ΔικΕΕ, μοιάζει δικαιολογημένη καθώς κατά πάγια νομολογία του, για την κρίση περί διακριτικότητας λόγω χρήσης λαμβάνεται υπόψιν ένα σύνολο κρίσιμων παραγόντων (μερίδιο αγοράς, εντατική χρήση, γεωγραφική έκταση και διάρκεια) οι οποίοι πιθανώς να μην μπορούν να προκύψουν από μία δημοσκόπηση, όσο υψηλό ποσοστό αναγνωρισιμότητας και να καταδεικνύει αυτή για το επίμαχο εμπορικό σήμα.

Το δεύτερο και το τρίτο των προδικαστικών ερωτημάτων, αφορούν σε πιο εξειδικευμένα ζητήματα που σχετίζονται με την ερμηνεία της κοινοτικής Οδηγίας 2008/95 και την αλληλεπίδραση των διατάξεων περί διαγραφής σήματος με τις εκ του νόμου προϋποθέσεις καταχώρισής του και συγκεκριμένα την επίκτητη διακριτικότητα λόγω χρήσης.

Πρέπει στο σημείο αυτό να σημειωθεί ότι η Οδηγία 2008/95 (αρ.3 παρ. 3) δίνει την ευχέρεια στα κράτη μέλη να προβλέπουν ότι ο διακριτικός χαρακτήρας ενός σήματος μπορεί να αποκτηθεί και μετά την κατάθεσή του.

Ο γερμανικός νόμος περί σημάτων στο θέμα της ημερομηνίας είναι παρεμφερής με τον -σχετικά πρόσφατο 4072/2012-  ελληνικό νόμο, και προβλέπει ότι κρίσιμο χρονικό σημείο για την απόκτηση διακριτικού χαρακτήρα είναι η ημερομηνία κατάθεσης του σήματος. Αυτό σημαίνει ότι τα τυχόν προσκομιζόμενα στοιχεία χρήσης ενός σήματος πρέπει να είναι προγενέστερα της κατάθεσής του για να ληφθούν υπόψιν στην κρίση περί τυχόν επικράτησης του σήματος στις συναλλαγές.

Κατά το ΔικΕΕ εφόσον ο εθνικός νομοθέτης στη Γερμανία δεν έχει κάνει χρήση της παραπάνω ευχέρειας που του δίνει η οδηγία 2008/95, τότε το κρίσιμο χρονικό σημείο για την απόδειξη της διακριτικότητας είναι η ημερομηνία κατάθεσής του σήματος. Εφόσον αυτό ισχύει για την καταχώριση, ισχύει και στο πλαίσιο μίας αίτησης διαγραφής. Από την απάντηση του ΔικΕΕ στο τρίτο προδικαστικό ερώτημα, μπορεί να συναχθεί ότι το βάρος απόδειξης βαρύνει κατά κανόνα τον δικαιούχο του σήματος (και όχι τον αιτούντα τη διαγραφή), ο οποίος πρέπει να προσκομίσει στοιχεία επικράτησης του σήματος στις συναλλαγές έως την ημερομηνία αυτή.

Ενδιαφέρον παρουσιάζει και η σχετικά πρόσφατη απόφαση του ΔικΕΕ Specsavers η οποία μεταξύ άλλων ζητημάτων έκρινε και για το χρώμα ενός σήματος, αυτή τη φορά στο πλαίσιο αντιδικίας για το αν υφίσταται κίνδυνος σύγχυσης ή/και αθέμιτη εκμετάλλευση σήματος φήμης. Κρίθηκε ότι αποτελεί επιβαρυντικό στοιχείο κατά του δικαιούχου μεταγενέστερου σήματος, το γεγονός ότι χρησιμοποιεί σε σήμα του, το ίδιο χρώμα με το οποίο έχει γίνει γνωστό στον καταναλωτή ανταγωνιστική επιχείρηση, ακόμα και αν το προγενέστερο σήμα της επιχείρησης αυτής έχει καταχωριστεί μόνο στην ασπρόμαυρη εκδοχή του.

Σε συνέχεια της απόφασης Specsavers το Κοινοτικό γραφείο σημάτων άλλαξε την Πρακτική του όσον αφορά τις Oδηγίες Εναρμονισμένης Πρακτικής που παρέχει στα κατά τόπους Γραφεία Σημάτων των Κρατών μελών (μεταξύ των οποίων και το ελληνικό), αλλά όχι προς την κατεύθυνση που προσδοκούσαν οι περισσότεροι δικαιούχοι ασπρόμαυρων σημάτων, καθώς υφίσταται μείωση του πεδίου προστασίας των σημάτων αυτών. Χωρίς η πρακτική αυτή να είναι απόλυτα δεσμευτική για τα δικαστήρια, είναι χρήσιμη για τον καθορισμό στρατηγικής κατάθεσης σημάτων δικαιούχων για τους οποίους το χρώμα έχει έντονα διακριτικό ρόλο στα σήματά τους.

Ενα χειροπιαστό παράδειγμα αντιδικίας στην οποία το όμοιο χρώμα το οποίο επέλεξαν οι ανταγωνιστές έπαιξε ρόλο στην τελική απόφαση του δικαστηρίου, είναι η πρόσφατη απόφαση του Γερμανικού Ομοσπονδιακού Δικαστηρίου (Bundesgerichtshof) μεταξύ των εταιριών Langenscheidt και Rosetta Stone. Το δικαστήριο, αναφερόμενο και στις παραπάνω αποφάσεις του ΔικΕΕ Specsavers και Sparkasse Rot έκρινε ότι η χρήση κίτρινου χρώματος από την εταιρία λεξικών Rosetta, -χρώμα το οποίο έχει επικρατήσει στη Γερμανία για να διακρίνει τα γνωστά λεξικά Langenscheidt- αποτελεί επιβαρυντικό παράγοντα υπέρ της ύπαρξης προσβολής σήματος.

Συμπερασματικά, κάθε υπόθεση σύγκρουσης σημάτων -είτε ασπρόμαυρων, είτε έγχρωμων, είτε σημάτων τα οποία αποτελούνται αποκλειστικά από ένα χρώμα-, είναι ξεχωριστή και η τελική κρίση περί ύπαρξης ή μη προσβολής εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, ένας όμως από τους οποίους μπορεί να είναι η τάση των καταναλωτών να συνδυάζουν μία επιχείρηση με ένα συγκεκριμένο χρώμα.

Αριστείδης Παπαθανασίου, δικηγόρος LL.M.